Merknamen in Adwords toegestaan

In een bodemprocedure tussen twee leveranciers van mobiele bouwsystemen heeft de rechtbank ‘s-Gravenhage op 9 januari 2008 bepaald dat het gebruik van merknamen door een niet-merkhouder in Google Adwords soms toch is toegestaan.

Op 11 januari 2008 publiceerde Boek9.nl, een juridische website over intellectueel eigendom met actualiteiten en commentaren, het vonnis (Zaaknr.: 266427) dat de rechtbank te ‘s-Gravenhage in de bodemprocedure tussen Portakabin Limited c.s. en Primakabin BV heeft gewezen. Het was niet de eerste keer dat deze partijen elkaar voor de rechter troffen; eerder werden in dezelfde kwestie al kort geding-procedures gevoerd.(1)

De aanleiding

Portakabin, houder van het woordmerk ‘Portakabin’ is producent en verkoper van mobiele bouwsystemen. Concurrent Primakabin houdt zich, naast het produceren en verhandelen van haar eigen vormen van tijdelijke huisvesting, bezig met het verhuren en verkopen van gebruikte cabines, waaronder ook cabines van Portakabin. Primakabin maakt daarbij onder andere gebruik van haar website en adverteert op internet. Bij het adverteren op internet maakt het bedrijf gebruik van hulpprogramma’s als Google Adwords. Wanneer een internetgebruiker een van de door haar opgegeven trefwoorden in het zoekveld van de zoekmachine intikt, verschijnt een advertentie met een hyperlink naar de homepage van Primakabin boven de zoekresultaten of rechts naast de zoekresultaten onder het kopje ‘Gesponsorde Koppelingen’. Als trefwoorden heeft het bedrijf gekozen voor het woordmerk van haar concurrent en woorden die daar sterk op lijken, maar verkeerd gespeld zijn. Deze woorden, ‘adwords’ genoemd, worden in casu gebruikt om de herkomst aan te duiden van de te verhandelen waar.

Het vonnis

De rechtbank overweegt in overweging 4.9 dat alle gebruikte trefwoorden aangemerkt moeten worden als aan het merk Portakabin gelijkluidende tekens in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (afgekort: BVIE). De reden dat verkeerd gespelde woordmerken er toch onder vallen is, omdat “de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (Vgl. HvJ EG 20 maart 2003, C-291/100, Jur. 2003, I-02799, Arthur). Die varianten worden immers juist als adwords gebruikt, omdat de verschillen tussen die tekens en het merk aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en consumenten derhalve regelmatig een van die varianten invoeren in een zoekmachine als zij geïnteresseerd zijn in Portakabin-producten.”

Ten aanzien van de mobiele bouwsystemen die Portakabin in Europa in het verkeer heeft gebracht, zijn haar merkrechten in beginsel uitgeput op grond van artikel 2:23 lid 3 BVIE. Dat betekent dat het Primakabin in beginsel vrij staat om met de merknaam van de concurrent reclame te maken voor haar handel in tweedehands Portakabin-producten, mits (i) de reclame betrekking heeft op die Portakabin-producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden voor Portakabin c.s. oplevert om zich daartegen te verzetten (HvJ EG 23 februari 1999 JC 63/97, Jur. 1999, I-00905, BMW-Deenik). Een deel van de door Primakabin gebruikte advertenties vormden een dergelijke gegronde reden voor verzet. Het gaat daarbij om advertenties met de tekst: ‘Nieuwe en gebruikte units’. Door deze advertentietekst aan de gebruikte trefwoorden, of ‘adwords’, te koppelen heeft de gedaagde immers niet alleen reclame gemaakt voor de gebruikte producten die oorspronkelijk door de concurrent op de markt zijn gebracht, maar tevens voor haar handel in nieuwe en gebruikte cabines van overige concurrenten en zichzelf. In dergelijke gevallen wordt er meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van een merknaam getrokken dan nodig is om de handel in producten van dat merk te verzekeren. Advertentieteksten als ‘gebruikte portakabins’ en ‘gebruikte Portakabin units’ konden volgens de rechtbank wel de toets der kritiek doorstaan.

In overweging 4.17 zegt de rechtbank dat Portakabin zich ook niet kan verzetten tegen het opnemen in de advertentie van een hyperlink die verwijst naar de homepage van Primakabin. Primakabin moet immers de mogelijkheid hebben potentiële klanten duidelijk te maken waar haar producten te vinden zijn. Dat hoeft niet door middel van een zogeheten deeplink die direct verwijst naar de subpagina van de website waarop Portakabin-producten worden aangeboden.

Analyse

Tjalling Hylkema heeft op de website van SOLV-advocaten al op een aantal verschillen gewezen tussen dit vonnis van de rechtbank in de bodemprocedure en de uitspraak die het gerechtshof in Amsterdam eerder in een kort geding-procedure tussen de twee partijen heeft gedaan. Het oordeel van de rechtbank over de advertentietekst ‘Nieuwe en gebruikte units’ vind ik erg streng, zeker als daarna wordt overwogen dat de hyperlink onder de advertentie bezoekers naar de homepage van de adverteerder mag leiden, en hen niet persé naar dat deel van de webwinkel hoeft te verwijzen waar de producten waarmee geadverteerd is, aangeboden worden. Ook van een hyperlink naar de homepage zou men immers kunnen stellen dat een bedrijf dan meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van een merknaam trekt dan nodig is om de handel in producten van dat merk te verzekeren. Daarnaast wordt voor domeinnamen, banners en metatags met de merknaam van een concurrent die eis soms wel gesteld. Maar deze vraag zal ongetwijfeld ook voorgelegd worden in hoger beroep. Er vanuit gaande dat dit er komt.

Voetnoten

1
Hof Amsterdam, 14 december 2006, LJN AZ6457.