DNS® is niet ONS product

Als slechts in beperkte mate sprake is van visuele overeenstemming tussen twee merken en de auditieve overeenstemming geheel ontbreekt of slechts in beperkte mate aanwezig is, dan is sprake van twee merken die naast elkaar kunnen bestaan.

Het bedrijf Zoontjens Beton b.v. (hierna: Zoontjens) is houdster van het Benelux-woordmerk DNS, waaronder zij een daknivelleringsysteem exploiteert. Het bedrijf Livingroof v.o.f. (Hierna: Livingroof) is houdster van een beeldmerk. Dit beeldmerk bevat de zwarte letters ‘ONS’, waarbij de eerste letter als vierkant is weergegeven en groen is ingekleurd. De letters in dit beeldmerk, staan voor Ophoog & Nivelleer systemen. Voor de rechtbank Arnhem heeft Zoontjens gevraagd voor recht te verklaren dat Livingroof met haar beeldmerk inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres. Volgens eiseres is artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (afgekort: BVIE) geschonden.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

In artikel 2.20, eerste lid, onder b, van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom is bepaald dat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden het gebruik door derden van een teken kan verbieden. Op de eerste plaats moet het gaan om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het geregistreerde merk. Op de tweede plaats moet het teken in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. En op de derde plaats moet er onder het publiek verwarring ontstaan; d.w.z.: het publiek moet het gewraakte teken associëren met het geregistreerde merk.

Merken stemmen niet overeen

Hoewel beide merken – zowel DNS® als ONS – worden gebruikt in verband met daknivelleringsystemen, stemmen de merken volgens de rechtbank onvoldoende overeen om te kunnen zeggen dat artikel 2.20 van het BVIE wordt geschonden. Om te kunnen stellen dat twee merken overeenkomen, moet beide merken globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen (…) dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarring wordt gewekt.(1) Die verwarring kan direct zijn – daarvan zou sprake zijn als ‘ONS’ en ‘DNS’ te veel op elkaar lijken –, maar ook indirect; als de indruk wordt gewekt dat er verband bestaat tussen beide merken. Daarbij dienen, aldus de rechtbank, alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk DNS.

Uiteindelijk komt de rechtbank tot de conclusie dat de beide merken weliswaar in het economisch verkeer voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt, maar slechts in (zeer) beperkte visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming vertonen. Daar komt nog bij dat het woordmerk DNS is te beschouwen als een ‘zwak merk’, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. “Daarbij is nog van belang dat het gaat om een gespecialiseerde markt, waarop doorgaans geen consumenten opereren maar louter professionele partijen, die in staat moeten worden geacht de waren en diensten van [eiseres] en [gedaagden] goed te kunnen onderscheiden,” overwoog de rechtbank nog ten overvloede.

Voetnoten

1
Rb. Arnhem 29 augustus 2012, LJN BX7475.